美法律专家支招中国企业涉外专利诉讼

　　近年来，我国涉外知识产权纷争数量的急剧上升，美国知识产权保护的“337条款”已对中国的产业发展带来重要影响。近日，由上海市市知识产权局主办的一次研讨会上，美国知名知识产权法律专家、美国知识产权法协会主席艾伯特·雅各布（Albertl Jacobs）博士表示，应对“337”调查，中国企业应做好快速反应的准备，一味争胜或回避都算不上明智。

　　在美国的知识产权行政保护体系中，“337条款”是重要支柱，主要针对的是与知识产权有关的不正当贸易。如果败诉，美国国际贸易委员会（ITC）可以发出禁令，将侵权产品挡在美国市场门外。

　　过去7年，中国连年成为遭受“337条款”调查最多的国家，大部分涉及发明专利核心技术，我国已成为美国“337条款”最大的受害者。究其原因，主要是我国对美国出口以劳动密集型加工产品为主，主要包括纺织品、服装、鞋、玩具、家用电器和箱包等。中国之所以在这些商品上占有美国市场，一个很大的原因是各个新兴工业化国家，在从生产劳动密集型工业制成品向生产资本和技术密集型工业制成品的经济结构过渡过程中，把这些产品的生产基地逐渐转移到中国。而中国作为世界上最大的廉价劳动力提供者，在这些商品上具有比较优势。但是在这些出口到美国的工业制成品中，有很大部分是缺乏自主知识产权的而通过仿制或进行贴牌（OEM）等生产出来的产品，很容易被美国知识产权权利人根据关税法“337条款”以侵犯知识产权、进行不公平竞争为由向美国国际贸易委员会进行起诉。这些指控一方面会影响我国企业对美国市场的出口、扩展市场占有率，另一方面，美国国内企业也可以不断利用“337条款”作为一种比较隐蔽的非关税壁垒手段打击中国的竞争者。

　　面对数百位本地企业和研究机构的听众，从业30多年的艾伯特·雅各布提醒说，ITC法庭本身就是“原告的地盘”，一旦走上被告席，中国企业就被立即置于十分不利的地位。接到诉状后，中国企业必须尽可能快地行动，评估自己和对手的筹码，明确商业策略，制定法律方案。

　　从业30多年的艾伯特·雅各布提醒说，ITC法庭本身就是“原告的地盘”，一旦走上被告席，中国企业就被立即置于十分不利的地位。接到诉状后，中国企业必须尽可能快地行动，评估自己和对手的筹码，明确商业策略，制定法律方案。

　　雅各布表示，除非美国市场没有商业价值，否则被告不应一味退让，缺席判决的结果会更不利。但由于美国诉讼成本非常昂贵，不计代价和风险地全力争胜也不一定是最佳选择。企业或可与原告周旋，通过“有限参与”，争取达成更有利的和解协议，或为规避对方专利争取时间。

　　雅各布说，通常而言，如果目标是与原告和解，中国企业需要付出的法律成本在5到30万美元。而在某些情况下，全力争胜也是可行的―――虽然机会不大，但过去几年中国企业也有在“337”诉讼中胜诉的案例，不过诉讼成本可能高达150万美元。由于“337”判决只包含贸易禁令，而不会有罚款，所以如果企业认为放弃美国市场损失不大，可以选择迅速脱身的办法，法律费用可能低至2万美元甚至更少。

　　当然，最明智的“备战”应发生在纷争萌芽之前。雅各布表示，中国企业在研发新产品前，必须对相关行业进行深入调查，摸清专利情况、研究同行业的“337”案例、甚至了解竞争对手是否具备“好战人格 ”。这样，即使无法避免“337调查”，这些研究也将成为抗辩强有力的基础。

　　什么是“337条款”

　　“337条款”因其最早见于《1930年美国关税法》第337 条（Section 337 of the Tariff Act of 1930）而得名。此后，《美国1988年综合关税与竞争法》对其进行了修订，以使其更易于使用并将其约束范围扩大到半导体芯片模板权。《1995年美国乌拉圭回合协议法》再次对其进行了修订，以使其符合世贸组织规则。“337条款”主要是用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别是保护美国知识产权人的权益不受涉嫌侵权进口产品的侵害。

　　“337条款”的主要内容

　　“337条款”规定：美国国际贸易委员会如发现货物所有者、进口商或承销商及其代理人（1）将货物进口到美国或在美国销售时使用不公平竞争方法和不公平行为，威胁或效果是摧毁或严重损害美国国内产业，或阻碍该产业的建立，或限制或垄断了美国的贸易和商业；或者（2）将货物进口到美国、或为进口到美国而销售，或进口到美国后销售，而该种货物侵犯了美国已经登记的有效且可执行的专利权、商标权、版权或半导体芯片模板权，并且与这4项权利有关的产品有已经存在或在建立过程中的国内产业，则这些不公平竞争方法将被视为非法，美国应予以处理。

　　以上规定根据不公平行为的性质设立了两套标准：（1）如果不公平贸易行为侵犯了美国法律保护的版权、专利权、商标权、半导体芯片模板权，则申诉方只需证明美国存在相关的产业或正在建立该产业，有关不公平贸易行为即构成非法，而不是以其对美国产业造成损害为要件。在判定美国是否存在该产业时，“337条款”规定的标准是：在厂房和设备方面的大量投资；劳动力或资本的大量投入；或，在产业开发方面的大量投资，包括工程、研发或许可。

　　（2）如果不公平贸易行为未侵犯上述4项权利，则申诉方必须证明：①美国存在相关产业或该产业正在建立过程中；②此种不公平贸易行为的影响或趋势是摧毁或实质性损害该国内产业或阻碍了产业建立，或是限制或垄断了美国的贸易和商业。

　　从“337条款”实践来看，绝大多数案件都涉及知识产权而非一般的不公平贸易行为。

　　“337调查”的主要程序

　　1．立案

　　美国国际贸易委员会通常根据申诉决定立案，很少自行决定立案。收到申诉后，美国国际贸易委员会将指定不公平进口调查办公室（Office of Unfair Import Investigations，“OUII”）中的内部律师调查申诉背景并决定申诉是否符合美国国际贸易委员会的程序性规定。美国国际贸易委员会官员还可以与被诉方进行联系以确定在调查中是否可以从被诉方处获得信息以及申诉方的诉求是否有事实根据。这一过程时限为30天。一旦美国国际贸易委员会决定立案，将发布公告并将申诉书和公告副本送达起诉方所指的被告，随后美国国际贸易委员会将委派一名行政法官（Administrative Law Judge, “ALJ”）负责案件调查和初步裁决并提出救济措施的建议。同时，不公平进口调查办公室的一名内部律师也将作为单独一方，代表公共利益全程参加调查。

　　立案后的45日内必须确定终裁的目标时间，美国国际贸易委员会应在尽可能短的时间内完成调查，通常案件需要在1年内作出终裁。

　　2．应诉

　　自美国国际贸易委员会发布启动调查公告起20日内为应诉时间，应诉方以书面方式应诉。需要注意的是，如果起诉方在起诉中同时提出了采取临时救济措施的申请，则被诉方必须在申请送达10日内对此作出反应并正式应诉，否则视为同意此申请。如无正当理由未能按应诉规定应诉则被视为放弃抗辩，美国国际贸易委员会可以应起诉方要求立即采取救济措施。

　　3．披露

　　披露程序也就是各当事方获得信息、收集证据的过程，披露方式包括书面证词、书面质询、出示书证、请求承认等。由于此类调查的时间比较紧，如果调查过程为1年，整个披露程序必须在5个月内完成。披露过程中，行政法官可召开会议，处理各种申请事项或要求获得更多信息。对于不按要求提供信息的，美国国际贸易委员会可给予制裁。

　　4．听证

　　披露阶段结束后的1个月为听证准备阶段，听证会可持续1天～几个星期。

　　5．裁决

　　听证会后，各方有最多1个月的时间准备供行政法官裁决时考虑的证据和材料。行政法官有约60天时间对听证会当中提交的文件和证据进行考虑并准备作出初步裁定上报美国国际贸易委员会。行政法官的裁决包括被诉方是否违反了“337条款”，并规定被诉方如希望在总统审查期间继续进口需缴纳的保证金数量。如果案件不涉及上述4种知识产权，行政法官还须裁决国内产业是否受到了损害。同时，行政法官还会就救济措施提出建议。

　　各方可以就行政法官的裁决提出申诉，请求美国国际贸易委员会进行复审。美国国际贸易委员会可以接受或拒绝复审申请，也可主动决定复审。不提出申请则意味着放弃今后任何上诉的权利。如果美国国际贸易委员会决定对裁决进行复审，将会就复审范围和问题做出具体规定。如果美国国际贸易委员会不进行复审，则行政法官的裁决在上报美国国际贸易委员会45日后成为美国国际贸易委员会的裁决。

　　如果美国国际贸易委员会裁定有违反“337条款”的行为，会将其裁决及其依据呈交总统。总统可以在60日内出于政策原因否决美国国际贸易委员会的裁决。一旦总统同意，则美国国际贸易委员会的裁决成为最终裁定。

　　6．上诉

　　对于最终裁定的上诉由联邦巡回上诉法院负责审理，各方必须在作出最终裁定60日内提出上诉。

　　“337条款”的救济措施

　　1．排除令（In rem exclusion orders）

　　“337条款”最主要的救济方法就是排除令，即禁止货物进口到美国。这种排除令可以仅针对被诉方的产品，也可以针对所有侵权产品，非当事方生产的也不例外。此种救济方式只对终裁后进口的货物有效。如果进口商不顾美国国际贸易委员会的书面警告继续试图进口该产品，美国国际贸易委员会可以发布命令，扣留并没收货物。

　　2．临时排除令（Temporary exclusion orders，TEOs）

　　在调查期间，如果美国国际贸易委员会认定有理由相信存在违反“337条款”的行为，可以发出临时排除令。临时排除令应在立案后90日内发出，特殊情况下可延长60天。临时排除令在实践当中很少使用，因为美国国际贸易委员会对此有很高的证据要求，为防止滥用，美国国际贸易委员会还要求起诉方在得到临时救济前必须缴纳保证金。

　　3．停止令（Cease and desist orders）

　　停止令可以替代排除令或临时排除令，或与前者同时采取。停止令的目的是在不禁止产品进口的情况下打击某些不公平行为。禁止令要求被诉方改变被裁定为非法的行为或做法，并且在某些情况下禁止令可以用于在美国国际贸易委员会裁定违反“337条款”之前进口的产品。美国国际贸易委员会曾发布过要求公司停止侵犯知识产权、停止某种营销手段以及停止某些反竞争行为的命令。

　　需要指出的是，在决定采取救济措施之前，美国国际贸易委员会必须考虑救济措施对公共利益的影响，如公共卫生、竞争状况、消费者利益等。

　　美国国际贸易委员会还有权对未为遵守停止令的被诉方进行民事处罚，罚金最高额为10万美元/ 日或进口产品国内价值的2倍。这种措施也很少采用。在可擦除编程只读存储器（CERTAIN ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORIES （EPROMs））案件中，美国国际贸易委员会对违反停止令的被诉方罚款高达260万美元。另外，如当事方之间达成和解，美国国际贸易委员会将发出允许令并保留执行协议的权利。在含墨携带材料（CERTAIN CARRIER MATERIALS BEARING INK COMPOSITION TO BE USED IN A DRY ADHESIVE-FREE THERMAL TRANSFER PROCESS）案件中，美国国际贸易委员会对违反允许令处以了10万美元的罚款。美国国际贸易委员会给予金钱处罚的权利成为保证美国国际贸易委员会指令得到执行的有力工具。